Uitspraak

Vonnis van 27 april 2011

Behorend bij A.R. no. 3966 van 2009

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[eiser], wonende te Aruba,

EISER, hierna ook te noemen: [eiser],

procederende in persoon,

tegen:

de stichting FUNDACION LOTTO PA DEPORTE, gevestigd en kantoorhoudende te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: FLPD,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

1. DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 14 december 2009 ter griffie ingediende verzoekschrift, voorzien van producties;

- een akte houdende een aanvulling op het verzoekschrift, met producties;

- een conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie, met producties;

- een conclusie van repliek, tevens conclusie van antwoord in reconventie, met producties;

- een conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie, met een productie;

- een conclusie van dupliek in reconventie, met producties;

- een akte houdende uitlating producties.

Vervolgens hebben partijen vonnis verzocht welke, na herhaald uitstel, is bepaald op heden.

2. DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 Een conceptovereenkomst, gedateerd 18 juli 2006, waarin FLPD wordt aangeduid als ‘SFLPD’ en [eiser] als ‘de auteur’ luidt, voor zover hier relevant, als volgt:

‘1. Als maker van het auteurswerk ‘BINGO 5’ wordt aangemerkt de auteur, met inachtneming van de bepalingen van de Auteursverordening 1913, zoals nader gewijzigd;

2. SFLPD krijgt exclusieve rechten om het auteurswerk op Aruba te exploiteren, tegen nader overeen te komen bepalingen tussen partijen;

3. de auteur behoudt zijn auteursrechten voor internationale exploitatie van het auteurswerk.’

2.2 Na de conceptovereenkomst is in juli 2006 tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen die door hen zeven maanden later, op 20 februari 2007, is ondertekend. Deze overeenkomst luidt hetzelfde als de conceptovereenkomst, met dien verstande dat artikel 2 is gewijzigd als volgt:

‘2. SFLPD krijgt exclusieve rechten om het auteurswerk op Aruba te exploiteren,

- zonder enige financiële vergoeding verschuldigd te zijn aan de auteur;

- en voor onbepaalde tijd.’

2.3 Van 11 mei 2008 tot en met 29 oktober 2009 is op de Arubaanse televisie het spel Bingo5 uitgezonden;

2.4 In een brief van 7 juli 2009 van [eiser] aan FLPD staat vermeld dat [eiser] het woordmerk BINGO5 op zijn naam heeft geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika, en dat dit merk ook is ingeschreven in het Arubaanse merkenregister, dat op 7 mei 2009 op verzoek van [eiser] Octrooirecht is ingeschreven in de Verenigde Staten en dat op 7 mei 2009 in Aruba een octrooiaanvraag is ingeschreven. [eiser] stelt in die brief tevens dat hij sinds februari 2007 tot een licentieovereenkomst probeert te komen met betrekking tot het merk- en octrooigebruik op Bingo5 en hij verzoekt om tot een bevredigende afspraak hierover te komen.

2.5 In reactie op voormelde brief heeft een advocaat [eiser] namens FLPD bij brief van 31 augustus 2009 laten weten dat alle intellectuele eigendomsrechten in principe toekomen aan FLPD en dat FLPD [eiser] de opdracht heeft gegeven om tijdens zijn werktijd en op kosten van FLPD het project Bingo5 te onderzoeken en eventueel op te zetten, hetgeen ook is gebeurd. FLPD laat [eiser] in deze brief verder weten dat vervolgens een overeenkomst tot stand is gekomen op verzoek van [eiser], die volgens FLPD nog steeds geldig is. FLPD wijst er daarbij tevens op dat indien het inderdaad de bedoeling is van [eiser] om naast zijn salaris een extra vergoeding af te dwingen, FLPD zich zal beraden over het al dan niet voortzetten van de arbeidsrelatie met [eiser].

3. DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

<u>In conventie</u>

3.1 [eiser] vordert dat het gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis FLPD zal veroordelen tot betaling van Afl. 298.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 december 2009, alsmede tot betaling van een boete van Afl. 5.000,00 voor elke inbreuk op het octrooi- of merkenrecht van [eiser], kosten rechtens.

3.2 FLPD voert verweer, strekkende tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van [eiser] in de proceskosten kosten rechtens.

<u>In reconventie</u>

3.3 FLPD vordert dat het gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis het door [eiser] gestelde octrooi nietig te verklaren, althans te vernietigen, kosten rechtens.

3.4 [eiser] voert verweer, strekkende tot niet ontvankelijk verklaring van de FLPD in haar vorderingen, danwel tot het afwijzen daarvan.

<u>In conventie en in reconventie</u>

3.5 De stellingen van partijen en de grondslagen van hun vorderingen zullen, voor zover relevant, bij de beoordeling nader aan de orde komen.

4. DE BEOORDELING

<i>Ontvankelijkheid</i>

4.1 Als grondslag van zijn vorderingen beroept [eiser] zich onder meer op een Amerikaans en Arubaans Octrooi. Voor handhaving van het octrooirecht is essentieel het resultaat van een bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BIE) aangevraagd onderzoek naar de stand van de techniek met betrekking tot het onderwerp van het octrooi. [eiser] stelt dat een <i>International Search Agency Report</i> (ISA rapport) ter inzage ligt bij het BIE. Blijkens artikel 32 lid 2 van de Octrooiverordening (Ov) juncto artikel 15 lid 5 van het Verdrag tot samenwerking in octrooien, is een ISA rapport gelijk te stellen met een onderzoek naar de stand van de techniek met betrekking tot het octrooi. Artikel 53 lid 2 Ov schrijft dwingend voor dat dit onderzoek bij inleidend verzoekschrift wordt overgelegd, op straffe van niet ontvankelijkheid. Dat is in de onderhavige procedure niet gebeurd. De enkele beschikbaarheid van dit onderzoek bij het BIE is voor handhaving van het octrooi in rechte niet voldoende. Ook de door [eiser] overgelegde brief waarin hij het BIE verzoekt het gerecht medewerking te verlenen bij het inzien van dit rapport, diens bewijsaanbod tot het horen van getuige [getuige] van het BIE en de omstandigheid dat hij de verschuldigde taksen aan het BIE heeft betaald, doen hieraan niet af. Nu [eiser] heeft nagelaten het ISA-rapport bij het – deze procedure inleidende – verzoekschrift over te leggen volgt derhalve uit artikel 53 lid 2 Ov dat hij niet ontvan kelijk moet en zal worden verklaard voor zover zijn vorderingen berusten op het door hem gepretendeerde octrooirechten. De vorderingen van [eiser] zullen in zoverre dan ook verder onbesproken blijven. Voor het overige is [eiser] wel ontvankelijk in zijn vorderingen.

<i>De overeenkomst</i>

4.2 FLPD heeft zich tegen de vorderingen van [eiser] onder meer verweerd door zich te beroepen op de onder 2.2 vermelde overeenkomst. [eiser] heeft echter gesteld dat de overeenkomst (of althans het beding waarin het in duur onbeperkte exclusieve exploitatierecht voor Aruba wordt verschaft zonder dat daar enige vergoeding voor verschuldigd is) nietig, of, zo begrijpt het gerecht, dat de overeenkomst vernietigbaar is. [eiser] voert daartoe verschillende gronden aan. Daarover wordt als volgt overwogen.

4.2.1 Allereerst stelt [eiser] dat de overeenkomst onder druk van FLPD is veranderd. Voorzover [eiser] aldus beoogt te stellen dat de overeenkomst onder bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen in de zin van artikel 3:44 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en daarom vernietigbaar is, wordt deze stelling gepasseerd. [eiser] heeft ter onderbouwing van zijn stelling de niet ondertekende conceptovereenkomst van 18 juli 2006 overgelegd waarin is opgenomen dat FLPD het exclusieve recht krijgt op exploitatie van Bingo5 ‘tegen nader overeen te komen bepalingen tussen partijen’ (zie 2.1). Gesteld noch gebleken is echter dat deze conceptovereenkomst tot overeenstemming heeft geleid, nog daargelaten dat [eiser] ook niets heeft gesteld over wat de ‘ander te bepalen voorwaarden’ dan zouden moeten behelzen of dat over de essentialia daaromtrent overeenstemming was bereikt. [eiser] stelt slechts dat de conceptovereenkomst op aandringen van FLPD in de definitieve overeenkomst is gewijzigd en dat die vervolgens 7 maanden later door partijen is ondertekend. [eiser] stelt wel dat dit is gebeurd onder druk van FLPD, dat de auteursrechten voor FLPD een obsessief struikelblok vormden en dat de conceptovereenkomst hoe dan ook moest worden gewijzigd om de aanspraken van [eiser] te omzeilen, maar [eiser] laat na te stellen en onderbouwen waaruit de toegepaste druk of misbruik van omstandigheden dan zou hebben bestaan. Gesteld noch gebleken is dat het [eiser] niet vrij stond naar een andere partij te gaan om mee in onderhandeling te treden. Sterker, [eiser] stelt dat FLPD volledig afhankelijk van hem was, omdat hij als enige de ontwikkeling van Bingo5 kon leiden, gelet op zijn expertise. Ook de omstandigheid dat de conceptovereenkomst op verzoek van FLPD is gewijzigd, bijvoorbeeld in verband met door FLPD voorziene gevolgen (zoals het betalen van ‘flinke royalties’ zoals [eiser] zelf aanvoert), maakt nog niet dat de overeenkomst vernietigbaar is. Uit het enkele bestaan van de conceptovereenkomst valt niet af te leiden dat de overeenkomst waarover in juli 2006 overeenstemming bestond – zoals [eiser] onweersproken heeft gesteld – en die in februari 2007 door partijen is ondertekend, onder bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. [eiser] heeft nog een brief overgelegd (zie 2.5) van een advocaat die namens FLPD laat weten dat indien [eiser] blijft aandringen op een extra vergoeding FLPD zich zal beraden over het voortzetten van de arbeidsrelatie, maar deze brief dateert van twee jaar na ondertekening en tweeënhalfjaar na totstandkoming van de overeenkomst, zodat die ten tijde van die totstandkoming geen rol kan hebben gespeeld.

4.2.2 [eiser] stelt nog wel dat ook de omvang en inhoud van de overeenkomst aanwijzingen vormen voor bedrog aan de zijde van FLPD, maar anders dan [eiser] kennelijk voorstaat is een licentieovereenkomst aan geen enkel vormvoorschrift gebonden: deze kan zeer uitvoerig of juist zeer beperkt zijn en kan ook mondeling of zelfs impliciet en stilzwijgend worden gegeven. Uit de beperkte omvang en inhoud van de overeenkomst kan daarom niet worden afgeleid dat deze onder dwang of met bedrog tot stand is gekomen, of dat anderszins sprake is van kwader trouw aan de zijde van FLPD.

4.2.3 [eiser] heeft nog aangevoerd dat sprake is geweest van een uitdrukkelijke belofte van de directie van FLPD dat vergoeding van [eiser]’s intellectuele eigendomsrechten in een later stadium geregeld zouden worden. FLPD heeft dit betwist door te stellen dat geen andere afspraak is gemaakt dan zoals neergelegd is in de overeenkomst. [eiser] heeft daarop gesteld dat zijn recht op een vergoeding in verband met octrooi- en merkenrecht volgt uit de omstandigheid dat de Minister van justitie in zijn brief van 3 september 2009 de kwestie ter bemiddeling door heeft gestuurd naar de Minister van Arbeid, Cultuur en Sport. [eiser] kan hierin niet worden gevolgd. Niet alleen is de Minister van justitie geen partij in het onderhavige geschil, maar uit zijn brief blijkt ook niet dat hij of de Directie wetgeving en Juridische zaken (DWJZ) vindt dat inbreuk wordt gemaakt op de octrooi- en merkrechten van [eiser], of dat hij of DWJZ vindt dat FLPD [eiser] een vergoeding verschuldigd is, of dat FLPD met [eiser] hierover om tafel moet. Uit de genoemde brief volgt niet meer dan er staat, namelijk dat de brief is doorgestuurd naar de Minister van Arbeid Cultuur en Sport, onder wiens verantwoordelijkheid FLPD valt, met het verzoek in deze (het geschil tussen [eiser] en FLPD) te bemiddelen. Na de betwisting door FLPD dat een vergoeding is beloofd, heeft [eiser] zijn stelling verder slechts herhaald, maar niet nader onderbouwd, bijvoorbeeld door te stellen wanneer, waar en door wie precies deze belofte zou zij gedaan. Aldus heeft [eiser] niet aan zijn nadere stelplicht voldaan. Hij zal dan ook niet tot het bewijs van deze stelling worden toegelaten en de stelling wordt gepasseerd.

4.2.4 [eiser] voert verder nog aan dat uit artikel 12 lid 2 Ov volgt dat hij recht heeft op een billijke vergoeding en dat elk beding dat daarvan afwijkt uit hoofde van artikel 12 lid 3 Ov nietig is. Nog daargelaten dat [eiser] niet ontvankelijk is voor zover zijn aanspraken zijn gebaseerd op het octrooirecht, verhoudt deze stelling zich niet met de stelling van [eiser] dat hij octrooirechthebbende is. De bepaling van artikel 12 lid 2 Ov ziet immers op situaties waarin door een werknemer uitvindingen zijn gedaan in dienst van de werkgever en waarbij de werkgever (en dus niet de werknemer) op grond van artikel 12 lid 1 Ov aanspraak heeft op het octrooi. Omdat [eiser] stelt zelf octrooirechthebbende te zijn, is artikel 12 Ov niet van toepassing, zodat een beroep van [eiser] op dit artikel ook om deze reden faalt.

4.2.5 [eiser] voert vervolgens nog aan dat gebruikslicenties normaal gesproken beperkt zijn tot het gebruik gedurende de periode van één jaar (eventueel te verlengen) en dat het onderhavige beding in duur onbepaald is, zodat het daarom nietig is. Een licentie kan inderdaad in duur worden beperkt, maar, anders dan [eiser] stelt, dat hoeft niet. Dat bijvoorbeeld het auteursrecht zelf wettelijk in duur is beperkt, zoals [eiser] terecht aanvoert, doet daaraan niet af. Indien een licentie voor onbepaalde tijd wordt gegeven betekent dat niet meer dan dat de licentie voortduurt tot het auteursrecht zelf (door verloop van 50 jaar na de dood van de auteur, artikel 38 Auteursverordening ) is vervallen. [eiser]’s stelling vindt dan ook geen steun in het recht en wordt daarom gepasseerd. Ook de omstandigheid dat is overeengekomen dat [eiser] zelf Bingo5 in Aruba niet mag exploiteren (omdat daarvoor een exclusieve licentie aan FLPD is gegeven) en dat is overeengekomen dat geen enkele vergoeding verschuldigd is, maakt de overeenkomst zonder meer niet nietig: het behoort tot de contractsvrijheid der partijen over de omvang van de licentie en de hoogte van de daarvoor verschuldigde vergoeding te onderhandelen en deze zelf vast te stellen, eventueel op nihil.

4.3 Voor het overige zijn door [eiser] geen stellingen aangedragen voor de nietigheid of vernietigbaarheid van de overeenkomst. Nu FLPD zich voor haar verweer uitdrukkelijk beroept op de overeenkomst en partijen over de uitleg daarvan van mening verschillen, ligt ter beoordeling voor hoe de overeenkomst moet worden uitgelegd.

4.3.1 FLPD stelt zich – kort gezegd – op het standpunt dat uit de overeenkomst voortvloeit dat FLPD het spel Bingo5 mag exploiteren in Aruba, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en dat, hoewel de overeenkomst alleen spreekt over de exclusieve rechten op het auteurswerk Bingo5, daarom ook geen vergoeding verschuldigd is in verband met octrooi- of merkenrechtelijke aanspraken van [eiser]. [eiser] stelt zich daarentegen op het standpunt dat de overeenkomst uitdrukkelijk alleen een licentie betreft met betrekking tot het auteursrecht op Bingo5, zodat het hem vrij staat zijn merk- en octrooirechten in te roepen tegen FLPD en in verband daarmee een vergoeding te vragen. Uit deze standpunten van partijen blijkt dat zij de overeenkomst in verschillende zin opvatten. Ter beantwoording van de vraag welke opvatting de juiste is, komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs mochten toekennen aan het beding waarover zij van mening verschillen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, <i>NJ</i> 1981/635).

4.3.2 Bij de beoordeling volgens voormelde maatstaf acht het gerecht onder andere de volgende omstandigheden van belang. [eiser] heeft onweersproken gesteld dat de conceptovereenkomst op aandringen van FLPD is gewijzigd in de overeenkomst en dat die zeven maanden later door partijen is ondertekend. Hoewel ondertekening van de overeenkomst pas in februari 2007 heeft plaatsgevonden, was dus al in juli 2006 sprake van wilsovereenstemming. Op dat moment was sprake van een auteursrechtelijke registratie bij het BIE – die voor het ontstaan van het auteursrecht overigens geen voorwaarde is, maar wel bewijsrechtelijke waarde kan hebben – van het spel Bingo5, maar nog niet van een aanvraag voor een Amerikaans of Arubaans Octrooi (daarvan was eerst sprake in mei 2007, respectievelijk mei 2009) of van een merkdepot (oktober 2008). Veder is van belang dat in de overeenkomst niet staat dat FLPD een exclusieve auteursrechtlicentie krijgt voor exploitatie van het auteurswerk Bingo5, maar dat de bewoordingen algemener zijn, doordat er staat dat FLPD exclusieve rechten krijgt voor exploitatie van het auteurswerk Bingo5. Van belang is voorts dat het bij het BIE geregistreerde werk volgens het certificaat van die registratie omvat het spel Bingo5 (en dus ook de titel of naam) met een exacte beschrijving van het unieke systeem van dit spel. Verder is ook nog van belang dat FLPD het spel voor uitzending op de Arubaanse televisie op haar kosten verder heeft laten ontwikkelen en produceren, zodat [eiser] zelf die kosten niet heeft hoeven maken, terwijl hij wel het recht heeft behouden op internationale exploitatie van het spel Bingo5. Bij die exploitatie kan hij de in Aruba uitgezonden versie gebruiken (bijvoorbeeld ter promotie), zo begrijpt het gerecht de stelling van FLPD dat met het spel is deelgenomen aan een expo in Panama, hetgeen door [eiser] niet is betwist.

4.3.3 Onder andere gelet op deze omstandigheden brengt een redelijke uitleg van artikel 2 van de overeenkomst mee dat partijen met de overeenkomst hebben beoogd dat FLPD zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn het recht kreeg het spel Bingo5 te exploiteren in Aruba, door het op de nationale televisie uit te zenden of in enige andere vorm. Deze uitleg brengt mee dat een later beroep van [eiser] op andere intellectuele eigendomsrechten (wat daar ook van zij) in strijd is met de strekking van de overeenkomst. De door [eiser] voorgestane uitleg van de overeenkomst, dat die slechts betrekking heeft op het auteursrecht en niets af doet aan de mogelijkheid een vergoeding te vragen in verband met een merken- en octrooirecht, zou immers meebrengen dat de overeenkomst voor FLPD geen enkele waarde of betekenis zou hebben. Bij deze uitleg van de overeenkomst zou zij het spel immers niet kunnen exploiteren, in weerwil van de auteursrechtlicentie die deze exploitatie nu juist expliciet mogelijk beoogt te maken. Naar het oordeel van het gerecht volgt hieruit dat de octrooi- en merkenrechtelijke aanspraken van [eiser] jegens FLPD in strijd zijn met de strekking van de overeenkomst. Dit brengt met dat ook de merkenrechtelijke aanspraken van [eiser] verder onbesproken kunnen blijven en dat [eiser]’s vorderingen zullen worden afgewezen, nu die, naast het merken- en octrooirecht, geen andere grondslag hebben.

4.4 [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie, tot op heden begroot op: Afl. 6.750 aan salaris advocaat (2,5 punten × tarief Afl. 2.700,00).

<u>In reconventie</u>

4.5 De door FLPD ingeroepen nietigheidsgronden van het octrooi zijn door [eiser] gemotiveerd betwist. Daarop heeft FLPD haar stellingen slechts, zij het in andere bewoordingen, herhaald. Gelet op de betwisting door [eiser] had het echter op haar weg gelegen haar stellingen nader te onderbouwen, bijvoorbeeld door overlegging van een door het BIE uitgebracht advies omtrent de ingeroepen nietigheidsgronden. Door dit na te laten heeft FLPD niet aan haar nadere stelplicht voldaan, zodat haar vordering als onvoldoende onderbouwd zal worden afgewezen.

4.6 FLPD zal in reconventie worden veroordeeld in de kosten van de procedure, die tot op heden op nihil worden begroot, nu [eiser] in persoon procedeert.

5. DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht, recht doende:

<u>In conventie:</u>

- wijst het gevorderde af;

- veroordeeld [eiser] in de kosten van de procedure, aan de zijde van FLPD tot op heden begroot op: Afl. 6.750,00;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

<u>In reconventie:</u>

- wijst het gevorderde af;

- veroordeeld FLPD in de kosten van de procedure, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op nihil;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F. Haeck, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 27 april 2011 in aanwezigheid van de griffier.