Uitspraak

28 december 2010

GERECHTSHOF AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAVEL CARD NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Almere,

APPELLANTE,

advocaat: mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MULTI TANK CARD B.V.,

gevestigd te Hoofddorp,

GEÏNTIMEERDE,

niet verschenen.

1. Het geding in hoger beroep

Appellante wordt hierna aangeduid als TC en geïntimeerde als MTC.

TC is bij dagvaarding van 31 mei 2010 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Haarlem, in deze zaak in onder zaaknummer/rolnummer 166551/KG ZA 10-81 gewezen tussen TC als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en MTC als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie en uitgesproken op 4 mei 2010.

MTC is in hoger beroep niet verschenen, ter rolle van 15 juni 2010 is verstek verleend.

TC heeft bij memorie van grieven zes grieven tegen dit vonnis aangevoerd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vordering van TC alsnog zal toewijzen met veroordeling van MTC tot betaling van de door TC in het kader van dit geding daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Vervolgens heeft TC arrest gevraagd op de stukken van beide instanties.

2. Grieven

Voor de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 tot en met 2.8 de feiten vastgesteld die door hem bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt zijn genomen. Daaromtrent bestaat geen geschil zodat ook het hof van die feiten uitgaat.

4. Beoordeling

4.1.(i) TC is een groepsmaatschappij van LeasePlan Nederland N.V. die sinds 1984 onder de naam Travelcard een tankpassysteem exploiteert, waarbij aangeslotenen van TC met één tankpas bij (vrijwel) alle tankstations in Nederland kunnen tanken.

(ii) MTC, waarvan een aantal oliemaatschappijen aandeelhouder is, exploiteert onder de naam Multi Tank Card een gelijksoortig tankpassysteem.

(iii) TC is houdster van het op 1 maart 1988 ingeschreven Benelux woordmerk TRAVEL CARD voor diensten in klasse 36.

(iv) TC is tevens houdster van een op 6 januari 2006 ingeschreven beeldmerk met daarin verwerkt het woord ‘travelcard’, eveneens voor diensten in klasse 36.

(v) MTC heeft de aanduiding Travelcard gebruikt als adword bij de Google Adwords advertentiedienst ter promotie van haar bedrijf in het algemeen en haar tankpassysteem in het bijzonder. Daarnaast heeft MTC de aanduiding Travelcard gehanteerd in advertenties bij Google ten behoeve van haar (eigen) tankpas en heeft zij die aanduiding opgenomen als onderdeel van haar eigen url (uniform resource locator).

(vi) TC heeft MTC ter zake van dit gebruik bij brieven van 18 december 2009 en 1 februari 2010 aangeschreven en haar gesommeerd het gebruik te staken.

(vii) Voorafgaand aan de eerste zitting in eerste aanleg (van 19 maart 2010) heeft MTC een akte houdende vrijwillige toezegging overgelegd. Bij haar pleitnota van 2 april 2010 heeft MTC een aangepaste akte houdende vrijwillige toezegging overgelegd, die MTC bij gelegenheid van de op 13 april 2010 gehouden voortzetting mondelinge behandeling in zoverre heeft aangepast dat zij daarin verklaart dat zij haar toezeggingen ongeacht het lot van de vorderingen van TC gaaf en onvoorwaardelijk gestand doet en daarvan akte vraagt.

4.2. TC vordert in dit geding een voorziening die er, kort gezegd, toe strekt dat MTC iedere inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten en iedere misleidende en jegens TC ongeoorloofde (vergelijkende) reclame staakt en gestaakt houdt, alsmede een aantal nevenvoorzieningen, waaronder een rectificatie.

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van TC afgewezen en haar veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten van MTC als bedoeld in artikel 1019h Rv .

Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt TC met haar grieven op.

4.3. De eerste drie grieven zijn gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat ‘travelcard’ beschrijvend is voor, kort samengevat, de branche waarin partijen opereren en dat dit merk ieder onderscheidend vermogen mist. Het hof oordeelt hieromtrent als volgt.

4.3.1. TC stelt zich naar het voorlopig oordeel van het hof terecht op het standpunt dat de aanduiding ‘travelcard’, en derhalve het onderhavige woordmerk in zijn geheel beschouwd, niet als een (in de Benelux) gebruikelijke of voor de handliggende omschrijving van een tankpas(systeem) kan worden aangemerkt. Het teken ‘travelcard’ heeft in zoverre in dat specifieke kader wel (enig) onderscheidend vermogen en stelt aldus het relevante publiek in staat om de betrokken diensten als afkomstig van een onderneming te onderscheiden. Dat het relevante publiek bij het horen van de bestanddelen travel en card een verband zal leggen met reizen en betaal- en kredietkaarten is niet voldoende om hier anders over te oordelen. Aangenomen moet derhalve worden dat sprake is van een rechtsgeldig merk, zij het met een zwak onderscheidend vermogen en een navenant beperkte beschermingsomvang.

4.3.2. Dit brengt mee dat grief 1 slaagt dat de grieven 2 en 3 (die betrekking hebben op inburgering van het woordmerk en een eventuele inbreuk op het beeldmerk van TC) geen bespreking behoeven.

4.4. Het gebruik van het (aaneengeschreven) adword ‘travelcard’ door MTC teneinde internetgebruikers op de door haar aangeboden diensten te attenderen doet, gelet op de evidente verwijzing naar het teken waaronder TC haar diensten op de markt brengt, verwarringsgevaar ontstaan met betrekking tot de herkomst van de aangeboden diensten en vormt naar het voorlopig oordeel van het hof inbreuk op het merkrecht van TC waartegen deze zich (in ieder geval) op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan verzetten. In verband met het beschrijvende karakter van de bestanddelen van dat merk geldt dit echter niet voor het gebruik als zoekterm van de afzonderlijke woorden ‘travel’ en ‘card’ noch voor de combinatie daarvan als de woorden los worden geschreven. Mede gelet op het bepaalde in artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE brengt het feit dat het om een betaalkaart (card) gaat die bestemd is om brandstof te betrekken voor het vervoer/reizen (travel) per auto mee dat het gebruik van de hierbedoelde zoektermen concurrenten in beginsel vrij moet staan.

4.5. Dat MTC ‘travelcard’ of ‘travel card’ als handelsnaam voert is voorshands niet aannemelijk. Voldoende duidelijk is dat de vermelding van deze term in haar advertenties niet aan een onderneming doch aan de aard van de aangeboden diensten refereert.

4.6. Bij een voorziening die strekt tot een verbod aan MTC om in advertenties of andere reclame-uitingen de term ‘travelcard’ of ‘travel card’ te gebruiken heeft TC onvoldoende belang nu MTC ten tijde van het geding in eerste aanleg op straffe van verbeurte van een boete heeft toegezegd zich daarvan te zullen onthouden (vgl. vonnis onder 2.8).

4.7. Gelet op het voorgaande zal het hof de door TC gevorderde voorziening sub A alsnog in de hierna te vermelden beperkte vorm toewijzen.

De onder B gevorderde voorzieningen zijn niet toewijsbaar. Deze zijn in het licht van het voorgaande te ruim geformuleerd en voorts heeft TC haar belang daarbij onvoldoende toegelicht.

Dat TC in dit stadium belang heeft bij de plaatsing van een rectificatie als door haar onder C gevorderd is onvoldoende gebleken. Het hof acht ook dit onderdeel van de vordering van TC niet toewijsbaar.

4.8. Dit brengt mee dat grief 1 slaagt en de overige grieven geen doel treffen dan wel, gelet op het slagen van grief 1, geen verdere bespreking behoeven.

Het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden vernietigd

en de vordering van TC zal gedeeltelijk worden toegewezen.

4.9. Als gevolg van dit oordeel is de voorwaarde vervuld waaronder MTC haar – in eerste aanleg onbesproken gebleven- voorwaardelijke tegenvordering heeft geformuleerd. Het hof moet deze daarom alsnog aan de orde stellen.

Het door MTC gevorderde spiegelbeeldige verbod van het gebruik door TC van haar woordmerk Multi Tank Card of daarmee overeenstemmende tekens als adword is in het licht van het hiervoor overwogene in dit kort geding niet toewijsbaar. TC betwist dat zij het gehele woordmerk als adword gebruikt, terwijl voorshands niet aannemelijk is geworden dat door het als adword gebruiken van de (weinig of niet onderscheidende) bestanddelen tank card of tankcard de consument in verwarring kan worden gebracht omtrent de herkomst van de aangeboden diensten. De vordering van MTC zal daarom worden afgewezen.

4.10. Gelet op deze uitkomst van het geding zullen de kosten van het geding in beide instanties worden gecompenseerd.

5. Beslissing

Het hof

vernietigt het vonnis waarvan beroep;

gebiedt MTC om binnen twee dagen na betekening van dit arrest

ieder gebruik van het adword ‘travelcard’ te staken op straffe

van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor

iedere overtreding of voor iedere dag dat deze overtreding

voortduurt, zulks tot een maximum van € 100.000,-;

wijst af het door partijen over en weer anders of meer gevorderde;

compenseert de kosten van het geding in beide instanties in

dier voege dat iedere partij de eigen kosten draagt;

bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van uitspraak van dit arrest;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, J.H. Huijzer en N. van Lingen en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 28 december 2010.