Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

soortnaam/ merknaam/ woordmerk Spin/ Spinning / Spinner

Uitspraak



vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 304119 / KG ZA 08-171

Vonnis in kort geding van 29 april 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

MAD DOGG ATHLETICS, INC.,

gevestigd te Venice, Californië, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

procureur: mr. E. Grabandt,

advocaten: mrs. F.V.B.M. Mutsaerts en T.M. Berendsen

tegen

de besloten vennootschap

BATAVUS B.V.,

gevestigd te Heerenveen,

gedaagde,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat: mr. D. van der Kolk.

Partijen zullen hierna Mad Dogg en Batavus genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Bij exploot van 11 februari 2008 heeft Mad Dogg Batavus gedagvaard

om te verschijnen op de zitting van 16 april 2008 bij de voorzieningenrechter

van deze rechtbank. Mad Dogg heeft 48 producties overgelegd. Batavus heeft

10 producties (A tot en met J) overgelegd.

1.2. De advocaten van Mad Dogg hebben de vorderingen aan de hand van

pleitnotities en de producties nader toegelicht. Batavus heeft verweer gevoerd

bij monde van haar advocaat, eveneens aan de aan de hand van pleitnotities en

producties, en heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen.

1.3. Partijen hebben hun stukken waaronder de pleitnotities, de producties

en gespecificeerde opgaven van de proceskosten overgelegd. Het vonnis is bepaald

op heden.

2

2. De feiten

2.1. Mad Dogg is houdster van merkrechten met betrekking tot onder meer

de woordmerken SPIN, SPINNER en SPINNING.

2.2. Mad Dogg gebruikt voornoemde merken bij de exploitatie van een rond

1990 door de Amerikaan Johnny Goldberg ontwikkeld concept voor een fitness

programma. Dit concept wordt sinds 1992 onder het merk SPINNING aangeboden

door Mad Dogg. Spinning is het staand of zittend fietsen op een speciale

hometrainer. Dit gebeurt op de maat van de muziek waarbij de deelnemers

wordt opgezweept door de instructeur.

2.3. De daarbij te gebruiken hometrainer is voorzien van een zwaar vliegwiel

welke door de trapbeweging tot snelle rotatie kan worden gebracht. Op het

stuur of in het frame zit een voorziening waarmee de weerstand verhoogd en

verlaagd kan worden en waarmee geremd kan worden. Het zadel en het stuur

zijn in hoogte en tevens naar voren en achteren te verstellen zodat voor iedereen

de juiste fietshouding gevonden kan worden.

2.4. Momenteel wordt het spinningconcept door Mad Dogg aangeboden en

gepromoot in meer dan 60 landen, waaronder Nederland.

2.5. In verband met het gebruik door Batavus van de tekens spinner en spinning

in haar catalogus 2007 heeft Mad Dogg op 4 juni 2007 Batavus gesommeerd

het gebruik van die tekens te staken. Batavus heeft zich daaraan aanvankelijk

geconformeerd maar is daar later weer op teruggekomen. Zij heeft dit

op 13 november 2007 schriftelijk bericht aan de toenmalige raadsman van Mad

Dogg.

2.6. Thans biedt Batavus op haar website www.batavus.nl een fiets aan onder

de aanduiding Ultimate Spinning S3.

Hierbij gebruikt zij de afbeelding hiernaast.

Ultimate Spinning S3

Batavus omschrijft op haar website de aangeboden fiets als volgt:

Onze spinner is professioneel en kwalitatief zeer hoogwaardig. Ideaal voor mensen die zeer veel vragen van hun spinner. Het vliegwiel is zwaar en de gebruikte onderdelen zeer duurzaam. De zwaarste workout kan de Ultimate Spinning S3 met gemak aan!

3

3. Het geschil

3.1. Mad Dogg vordert - samengevat – uitvoerbaar bij voorraad Batavus te

verbieden de tekens Spinning en Spinner of enig ander daarmee overeenstemmend

teken te gebruiken. Zij vordert daarnaast de veroordeling van Batavus tot

het doen van opgaven, de betaling van dwangsommen en tot betaling van de

volledige kosten van de procedure.

3.2. Batavus voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor

zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Bij dagvaarding specificeert Mad Dogg geen van de haar toekomende

merkrechten. Als producties 2, 3 en 4 legt zij over drie bundels diverse merkinschrijvingen.

Een eiser in een merkenzaak kan als regel niet volstaan met een

datadump van merkrechten uit CTM-Online of BMB-Online. De eiser dient aan te

geven op welke rechten zij bepaaldelijk een beroep doet. In beginsel zou in deze

zaak reeds op grond van dit verzuim de vordering kunnen worden afgewezen.

Batavus doet hierop evenwel geen beroep. De voorzieningenrechter zal de vordering

daarom niet onmiddellijk afwijzen, maar de beoordeling wel beperken tot

de volgende, met het oog op de door Mad Dogg gestelde inbreuk, door de voorzieningenrechter

relevant geachte merkrechten:

• het Gemeenschapswoordmerk SPINNING met nummer 002374320, aangevraagd

op 12 september 2001 en ingeschreven op 1 augustus 2003

voor waren in de klasse 12: Bicycles and bicycle components;

• het Gemeenschapswoordmerk SPINNING met nummer 000175117, aangevraagd

op 1 april 1996 en ingeschreven op 3 april 2000 voor waren in

de klassen 9: audio and video cassettes en 28 exercise equipment en

diensten in de klasse 41: exercise training, dit woordmerk heeft de status

cancellation pending;

• het Gemeenschapswoordmerk SPINNER met nummer 000175158, aangevraagd

op 1 april 1996 en ingeschreven op 18 december 1998 voor

waren in de klasse 28: exercise equipment en diensten in de klasse 41:

exercise training; sales, advertising and promotion in connection with

the aforesaid services.

4.2. Gegeven het beroep op Gemeenschapsmerken is de voorzieningenrechter

van deze rechtbank op grond van artikel 99 GmerkVo juncto artikel 3 uitvoeringswet

GmerkVo bij uitsluiting bevoegd. De voorzieningenrechter begrijpt dat

de vordering van Mad Dogg ziet op Nederland, althans zij vordert niet het pan-

Europese verbod voorzien in artikel 99 lid 2 GmerkVo.

4.3. Batavus erkent dat zij een fiets bestemd voor spinning onder de aanduidingen

spinner en spinning via haar internet catalogus aanbiedt op de Nederlandse

markt. Deze fiets is ook vermeld in de gedrukte catalogus welke wordt

verspreid bij haar dealers (fietshandelaren) in Nederland en in Vlaams-België.

4.4. Het verweer van Batavus berust op de door haar gestelde verwording

tot soortnaam van de merken SPINNING en SPINNER. Zij stelt daartoe dat in

het Nederlandse taalgebied door het relevante publiek zowel de activiteit als de

daarvoor te gebruiken fiets worden aangeduid als spinning respectievelijk spinner.

4.5. Het relevante publiek omvat enerzijds degene die fitnesscentra bezoeken

of wel zouden willen bezoeken, anderzijds ook degenen die een fitness centrum

exploiteren en daarin een concept zoals spinning zouden willen aanbieden,

dit is in het algemeen het publiek dat bekend is met het door Mad Dogg gepromote

concept. De vraag waar het in verband met de eventuele verwording tot

generieke aanduiding om gaat, is dan welke term dit publiek gebruikt ter aanduiding

van de bedoelde activiteit en de daarbij te gebruiken fiets.

4.6. Beide partijen hebben de voorzieningenrechter in ruime mate voorzien

van screendumps van vele internet sites. Het internet wordt kennelijk door beiden

aanvaard als valide kenbron van taalkundige gebruiken van het relevante

publiek.

4.7. Volgens Mad Dogg zal dit publiek de activiteit en de te gebruiken fiets

aanduiden met de termen indoor cycling voor de activiteit, respectievelijk indoor

cycle of indoor bike voor de fiets. SPINNING en SPINNER zal dit publiek uitsluitend

gebruiken, en ook alleen mogen gebruiken, indien er sprake is van fitness

training gegeven door een officieel door een door Mad Dogg erkende instelling

opgeleide instructeur en waarbij uitsluitend fietsen worden gebruikt van door

Mad Dogg erkende leveranciers.

4.8. Batavus stelt dat het relevante publiek de activiteit en de fiets zal aanduiden

met de woorden spinning of spin(nen) respectievelijk spinner. Met name

het woord spinning valt te beschouwen als een gewoon woord uit de Nederlandse

taal. Batavus heeft daartoe een rapport overgelegd van de lexicoloog dr J.G.

Kruyt.

4.9. Naar voorlopig oordeel heeft Mad Dogg niet aannemelijk gemaakt dat er

sprake is van levend (taal-)gebruik van de door haar voorgestelde alternatieven.

Van belang is dat indoor cycling de aanduiding is voor de onder supervisie van

de Internationale Wieler Unie (UCI) georganiseerde sport die Cycle Ball en Artistic

Cycling omvat. Veel internet hits voor indoor cycling blijken in die richting te

wijzen. Daarnaast kan indoor cycling ook slaan op ander vormen van wielersport

onder dak waaronder ook vormen van fitness die weliswaar op een fiets worden

bedreven maar niet zijn aan te merken als spinning, zoals bijvoorbeeld een race-

fiets op een rollenbank.

4.10. Mad Dogg heeft weliswaar een aanzienlijk aantal internet hits overgelegd

die gebruik aantonen van indoor cycling, met of zonder spatie, ter aanduiding

van spinning als activiteit, maar in meerderheid betreffen dit hits buiten het

Nederlandse taalgebied. Wat betreft de hits in het Nederlanse taalgebied heeft

Mad Dogg onvoldoende weersproken dat het gebruik van deze alternatieve benamingen

door aanbieders van spinning gevolg is van het door haar gevolgde

aanschrijvings- en handhavingsbeleid of dat deze aanbieders zich daar toe contractueel

hebben verbonden. Dit tezamen voert naar voorlopig oordeel tot de

conclusie dat in elk geval in het Nederlanse taalgebied woorden als indoor cycling

of indoor bike niet eenduidig worden begrepen als verwijzend naar de door

Mad Dogg beoogde activiteit of de daarbij te gebruiken fiets.

4.11. Batavus heeft overgelegd een rapport met de titel ‘Incorporatie van het

woord spinning in de Nederlandse taal’. Dit rapport betreft de vraag “of spinning

voldoende in de Nederlandse taal geïncorporeerd is om als ‘beschrijvend’ te worden

beschouwd”. Daargelaten dat deze vraagstelling onjuist is, is naar voorlopig

oordeel de conclusie van de rapporteur mw dr J.G. Kruyt, niet zonder belang. Zij

concludeert:

Hoewel het woord spinning als zelfstandig woord of in woordcombinaties nog vrij

jong is, kan toch al gesteld worden dat het in een dusdanig behoorlijke mate in

het Nederlands geïncorporeerd is en bij een grote groep Nederlanders bekend is,

dat het een 'beschrijvend' karakter heeft. Dat er bedrijven zijn die productnamen

met spinning geregistreerd hebben (zie bijlage 3) doet daar niets aan af,

omdat het merendeel van de mensen die niet als zodanig herkent.

Argumenten voor deze conclusie zijn:

- Het hoge aantal hits van spinning (ca. 592.000/635.000; vgl. aerobics:

323.000/383.000 en een gewoon Nederlands woord als allerminst met

361.000/540.000). Spinning wordt al te lang en te vaak in het Nederlands gebruikt

om te verwachten dat het op afzienbare termijn zou verdwijnen.

- Taalkundige kenmerken van vernederlandsing. De vorming van samenstellingen

volgens de Nederlandse schrijfwijze (zonder spatie), waarvan er verscheidene

zijn met een hoog aantal hits. De opkomst van andere woorden, zoals het

werkwoord spinnen en het zelfstandig naamwoord spinner, nu al met twee betekenissen.

- De aard van de bronnen betreft een uitgebreide sector van de sport- en recreatiewereld,

waarin een groot publiek actief is: niet alleen mensen die van sport

(in competitiesfeer) houden, maar ook een brede laag van de bevolking die zijn

conditie en/of gewicht op peil wil houden ('bewegen moet'). Dit wordt bevestigd

door de commercie daaromheen. Tevens wordt het woord in algemene bronnen

gebruikt, zoals het Volkskrantarchief, de Volkskrantblog en algemene advertentiesites

als marktplaats.nl, speurders.nl en e-bay.nl. En, last but not least, bij de

sinds 2003 steeds populairder spinningmarathons gaat het niet alleen om een

groot aantal sporters, maar ook over een groot publiek van toeschouwers.

Het uitgebreide artikel in de Wikipedia kan gezien worden als een opstap naar

opname in de gevestigde woordenboeken.

4.12. Waar het om gaat blijft de vraag met welk(e) woord(en) het relevante

publiek zal verwijzen naar de door Mad Dogg gepromote activiteit. Naar voorlopig

oordeel is dat met het woord spinning. De door Mad Dogg gesuggereerde

alternatieven leven niet in de Nederlandse taal als termen ter omschrijving van

die activiteit.

4.13. Aan voorgaande conclusie wordt niet afgedaan door het door Mad Dogg

aangevoerde gegeven dat in de meerderheid van de gevallen waar het woord

spinning wordt gebruikt, het relevante publiek daarbij het oog heeft op de officiële

vorm van spinning welke onder het merk SPINNING wordt aangeboden. Dit

gegeven is het onvermijdelijk gevolg van de positie als marktleider van Mad

Dogg.

4.14. Dit tezamen voert voorshands tot de conclusie dat wat betreft het Nederlandse

taalgebied het woord spinning is aan te merken als de generieke benaming

van de door Mad Dogg gepromote activiteit. In zoverre is het merk

SPINNING in Nederland dan ook verworden tot een soortnaam.

4.15. Voor SPINNEN en SPINNER geldt hetzelfde. Daargelaten dat Mad Dogg

voor spinnen geen merkrechten heeft, is van belang is dat spinnen een gewoon

Nederlands woord is, dat niet alleen verwijst naar het vormen van een draad

maar ook naar de draaiende beweging, bijvoorbeeld van een spinnewiel, zoals in

het Engels het werkwoord to spin. Het Nederlandse woord spinner is dan ook

even goed aan te merken als afgeleid van het werkwoord spinnen en ziet dan

ook op degene die aan het spinnen is en dat doet op een spinner als daartoe

bestemde fiets die in het Nederlands dan ook zeer wel als spinner kan worden

aangeduid. Ten slotte geldt dat ook voor de fiets, naast spinner, weinig alternatieve

benamingen beschikbaar zijn die voor Mad Dogg acceptabel zijn en toch

eenduidig verwijzen naar toepassing van de fiets voor spinning. In plaats van

spinner zou spinfiets of spin-bike kunnen worden gebruikt maar ter zitting is

duidelijk geworden dat Mad Dogg daar ook bezwaar tegen heeft, dat ook omdat

zij merkrechten heeft met betrekking tot SPIN.

4.16. Een volgende vraag is of de verwording tot een soortnaam ook leidt tot

verval van het merkrecht. In beginsel doet zich dat enkel voor indien de verwording

tot soortnaam gevolg is van doen of nalaten van de merkhouder (artikel

50 lid 1, sub b GmerkVo.

4.17. In kort geding kan verval van het merkrecht niet worden uitgesproken.

Het criterium is dat er een redelijke mate van waarschijnlijkheid moet zijn dat

de bevoegde instantie, indien deze daartoe zou worden aangezocht, daartoe zou

besluiten. Artikel 95 GmerkVo, dat voorschrijft dat de geldigheid van het merk

als uitgangspunt dient te worden genomen, sluit niet uit dat in kort geding het

verval wordt aangenomen, maar impliceert dat de rechter in kort geding terughoudend

dient te zijn. Omdat in deze procedure onvoldoende is komen vast te

staan met betrekking tot het doen of nalaten van Mad Dogg ter handhaving van

haar rechten, zal de voorzieningenrechter in deze zaak er niet vanuit gaan dat

het merkrecht van Mad Dogg dreigt te vervallen.

4.18. De voorzieningenrechter gaat derhalve uit van geldige merken SPINNER

en SPINNING maar gaat er ook van uit dat deze merken – in het Nederlandse

taalgebied feitelijk zijn verworden tot generieke aanduidingen (soortnamen)

voor een specifieke fiets en de daarbij behorende activiteit. Dit heeft als consequentie

dat is uit te gaan van een verminderde beschermingsomvang maar ook

– omdat daar overeenkomstig criteria gelden wat betreft beschikbaarheid van

alternatieve aanduidingen - van een groter toepassingsgebied van artikel 12 sub

c GmerkVo.

4.19. Batavus doet met name een beroep op de grond sub c van voornoemde

bepaling. Zij stelt dat zij de merken SPINNER en SPINNING gebruikt om de bestemming

van de door haar aangeboden fiets aan te geven. Zij heeft ter zitting

erkend dat het marketing overwegingen waren die haar ertoe hebben gebracht

– na aanvankelijke berusting – de benamingen spinning en spinner weer te gebruiken.

Zij acht dit een eerlijk gebruik omdat het gebruik van de merken SPINNER

en SPINNING nodig is om de bestemming van de waar of dienst aan te geven.

4.20. Naar voorlopig oordeel slaagt het beroep van Batavus op artikel 12 sub

c GmerkVo. Batavus onderbouwt haar beroep met een verwijzing naar HvJ EG

17 maart 2005, IER 2005 nr 51 (Gilette). Die zaak betrof waren die onder eigen

merk werd aangeboden maar waar het merk van Gilette werd gebruikt om aan

te geven dat de waar compatibel is met producten van Gilette. Gilette leert ook

dat artikel 12 sub c GmerkVo toepasselijk is indien een derde gebruik maakt van

het merk van ene ander voor het complete product. Het toepassingsbereik van

genoemde bepaling beperkt zich dus niet tot onderdelen of accessoires, daargelaten

nog dat de door Batavus aangeboden fiets kan worden aangemerkt als een

noodzakelijk onderdeel van het door Mad Dogg onder het merk SPINNING aangeboden

fitness concept.

4.21. Batavus heeft aan de door haar aangeboden fiets de tekens spinning en

spinner verbonden als aanduiding inzake een wezenlijk kenmerk van die fiets

namelijk de bestemming als spinner te gebruiken bij spinning. Deze tekens

stemmen weliswaar overeen met de merken van Mad Dogg, maar zoals hierboven

overwogen waren er voor Batavus, gegeven de feitelijke verwording tot

soortnaam van spinner en spinning, geen reële – door het relevante publiek

eenduidig begrepen – alternatieve aanduidingen beschikbaar.

4.22. Dit is ook een eerlijk gebruik in de handel zoals bedoeld in het slot van

artikel 12 GmerkVo, omdat in beginsel iedereen fietsen ten behoeve van spinning

mag produceren en aanbieden zodat de ‘spinning’ markt als zodanig vrij

toegankelijk is. Dat Batavus ook uit marketing overwegingen de aanduidingen

spinner en spinning wil gebruiken doet daar niet aan af. Zowel het concept van

de activiteit waar het merk SPINNING op ziet als de daarvoor te gebruiken fiets

zijn op zichzelf niet beschermd. Batavus mag een dergelijke fiets op de markt

brengen. Batuvus heeft voldoende inzichtelijke gemaakt dat er voor haar een

praktische noodzaak bestaat de aanduidingen te gebruiken. Nadat zij. na daartoe

door Mad Dogg te zijn gesommeerd, zich enige tijd heeft onthouden van het

verdere gebruik van spinner en spinning, heeft zij ervaren dat het zonder die

aanduidingen niet goed mogelijk bleek om haar fiets in de ‘spinning’ markt te

zetten. Het is dan ook door die noodzaak dat zij de aanduidingen weer opnieuw

is gaan gebruiken.

4.23. Bij deze stand van zaken dienen de vorderingen van Mad Dogg te worden

afgewezen en zal zij in de kosten van het geding worden veroordeeld. Partijen

hebben gespecificeerde opgaven van hun kosten gedaan. Deze zijn over en

weer onbetwist gebleven. Batavus heeft in dit verband opgegeven het bedrag

van € 21.083,12, inclusief verschotten en exclusief BTW. Mad Dogg zal tot betaling

van dat bedrag worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Mad Dogg in de kosten van de procedure, tot heden aan de zijde

van Batavus begroot op € 21.083,12;

verklaart dit vonnis wat de kosten veroordeling betreft uitvoerbaar bij vooraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken

op 29 april 2008, in het bijzijn van de griffier.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature